¡La guerra de marcas de dos pingüinos! Pudgy Penguins NFT acusado de infringir derechos de autor tradicionales

La empresa autorizada detrás de la marca de ropa Original Penguin, PEI Licensing, presentó el miércoles una demanda en el tribunal federal de Florida contra Pudgy Penguins, acusándola de infracción de marca, dilución de marca y competencia desleal, dirigiendo sus acusaciones específicamente a la línea de productos de ropa de Pudgy Penguins.

Análisis completo de la demanda: las tres acusaciones de PEI y las cuatro solicitudes

(Fuente: CourtListener)

La demanda de PEI Licensing revela el contexto legal completo del caso. Ya en octubre de 2023, PEI envió una notificación de cese y desistimiento a Pudgy Penguins, exigiéndole que renunciara a varias solicitudes de marca de pingüino presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO). Al no recibir respuesta, se inició finalmente esta acción legal.

PEI presenta en su demanda cuatro solicitudes concretas:

• Rechazo de la solicitud ante la USPTO: Solicita al tribunal que ordene a la USPTO rechazar todas las solicitudes de marca relacionadas con pingüinos de Pudgy Penguins.
• Medida cautelar: Impedir que Pudgy Penguins continúe usando las marcas supuestamente infractoras en sus negocios de ropa y productos relacionados.
• Destrucción de productos: Ordenar la destrucción de todo el inventario existente que pueda causar confusión con las marcas de PEI.
• Devolución de beneficios: Exigir que Pudgy Penguins entregue todas las ganancias obtenidas por la venta de dichos productos.

En su demanda, PEI se muestra contundente, afirmando que Pudgy Penguins “ha usurpado los valiosos derechos de propiedad de PEI” y presenta como evidencia principal comparaciones visuales de los productos de ropa.

Respuesta de Pudgy Penguins: “Totalmente diferentes en lo visual, mercados completamente distintos”

Jennifer McGlone, responsable legal de Pudgy Penguins, declaró a Cointelegraph que la compañía “está sorprendida por esta acción, especialmente porque ambas partes habían estado negociando de manera privada y productiva”. Ella enfatizó que la marca de Pudgy Penguins “es visualmente completamente diferente, dirigida a un público y mercado totalmente distintos”, y confía en que las reclamaciones de PEI carecen de fundamento.

McGlone añadió que Pudgy Penguins ya ha obtenido varias aprobaciones de solicitudes de marcas que cubren su marca y marcas relacionadas ante la USPTO, y considera que este hecho por sí solo puede contrarrestar eficazmente las reclamaciones de infracción de PEI. Además, la cuenta oficial de Pudgy Penguins en X (antes Twitter) publicó un meme que insinúa que no hay ninguna similitud entre ambas marcas.

Riesgos legales de la comercialización de marcas NFT: lecciones del caso Pudgy Penguins

Este caso refleja los desafíos legales estructurales que enfrentan los proyectos NFT al expandirse hacia marcas de consumo. En los últimos años, Pudgy Penguins ha estado activamente incursionando en el mercado de juguetes físicos, ropa y otros productos de consumo, con la intención de transformar el valor de marca de sus activos digitales en ingresos comerciales tradicionales. Sin embargo, esta estrategia también los ha llevado inevitablemente a la esfera de protección de marcas tradicionales.

La demanda de PEI constituye una advertencia clara para los proyectos NFT que intentan ingresar en territorios protegidos por marcas tradicionales: aunque los mercados, públicos y posicionamientos sean significativamente diferentes, la mera similitud visual que pueda causar confusión puede desencadenar acciones legales.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencian PEI Licensing y la marca de pingüinos de Pudgy Penguins?
PEI Licensing, con su marca Original Penguin, es una marca de ropa tradicional que ha utilizado su pingüino en prendas casuales para adultos durante más de 68 años. La marca Pudgy Penguins proviene de un proyecto artístico NFT, dirigido a la comunidad cripto y que ha expandido su marca a juguetes y productos de tendencia. Pudgy Penguins afirma que ambas marcas “son visualmente completamente diferentes”, pero el tribunal considerará finalmente la similitud en función de la probabilidad de confusión en el mercado y la similitud de las marcas.

¿Significa la aprobación preliminar de la USPTO para Pudgy Penguins que la demanda tiene más posibilidades de éxito?
La aprobación inicial de la USPTO indica que el examinador considera que la solicitud cumple con los requisitos básicos, pero no excluye que terceros puedan presentar reclamaciones de infracción en el tribunal. En una demanda de marcas, los tribunales federales tienen su propio estándar de evaluación y pueden, incluso tras la aprobación de la USPTO, determinar que la marca solicitada infringe o diluye marcas ya conocidas.

¿Qué lecciones ofrece este caso para la expansión comercial de proyectos NFT?
Este caso deja claro que los proyectos NFT que buscan expandirse hacia el mercado de bienes de consumo tradicionales deben realizar una revisión exhaustiva de cumplimiento de marcas con anticipación. Aunque la marca NFT tenga un alto reconocimiento en el ámbito digital, al ingresar en mercados de ropa, juguetes u otros productos físicos con protección de marca establecida, pueden enfrentarse a demandas por infracción presentadas por titulares de marcas tradicionales.